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Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA

OCH Blog Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA

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El éxito del registro depende de que la solicitud supere el examen de registrabilidad marcaria, en donde se valida como requisitos negativos la similitud fonética, gramatical y conceptual; la conexidad competitiva entre productos y servicios; y la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

Autor: Andrés Choachí Jaramillo – Abogado Junior – e-mail: [email protected]

En la actualidad, el registro de marcas y signos distintivos juega un papel clave en la protección de los activos intangibles de las personas naturales y jurídicas, las cuales participan en el mercado con la producción y comercialización de bienes y servicios. En Colombia, para la obtención del registro de marca es necesario agotar el respectivo trámite ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, por medio de una resolución motivada susceptible de control, resuelve registrar o negar la solicitud. 

 

El éxito del trámite administrativo de registro depende de que la solicitud supere el examen de registrabilidad marcaria, dentro del cual se verifica que la marca objeto de la solicitud no se encuentre incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones, norma supranacional que regula de forma comunitaria el Régimen sobre la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones – CAN. En esta oportunidad, analizaremos los presupuestos de la causal del literal A del Artículo 136° del citado tratado, y a partir del pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los fallos del Consejo de Estado en el caso Exxon Mobil Corporation vs. Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión al registro de la marca mixta ‘ESSA’ por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

 

Generalidades sobre el concepto de Marca

 

Previo a realizar el análisis sobre la norma de interés, conviene contar con algunas definiciones conceptuales. En términos de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, una marca ‘es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. Estos signos distintivos se clasifican en seis tipos: (1) Nominativas, en donde la marca está integrada por una o más letras, dígitos, números o palabras que constituyen un conjunto legible y pronunciable; (2) las Figurativas, donde la marca está integrada sólo por un signo o una marca visual; (3) las mixtas, en donde la marca está integrada tanto por elementos nominativos como figurativos; y (4) los tridimensionales, en donde la marca se relaciona con la forma física de los productos, (5) las sonoras, compuestas por sonidos; y (6) las olfativas, integradas por determinadas fragancias u olores

 

Presupuestos y finalidades de la causal de irregistrabilidad de la marca

 

La causal del literal A del Artículo 136° de la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones dispone que

 

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

 

De la lectura de esta norma es posible concluir que la causal allí consagrada tiene por propósito, no solo amparar la propiedad inmaterial de las personas que previamente han registrado su marca, sino también garantizar el orden cronológico del registro o derecho de turno de los solicitantes. Adicionalmente, de la redacción de la norma se desprenden dos supuestos que deben materializarse para que la marca resulte irregistrable: “i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Veamos. 

 

Primer presupuesto: similitud fonética, gramatical y conceptual

 

Siguiendo los pronunciamientos que en materia de derecho marcario han realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado de Colombia, la similitud entre las marcas confrontadas puede darse desde el ámbito fonético, gramatical, conceptual y gráfico. El primero de ellos, parte de validar la semejanza de los sonidos de los signos; el segundo, denominado ortográfico en la jurisprudencia comunitaria, “se refiere a la semejanza de las letras de los signos (..) desde el punto de vista de su configuración, (…) tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas; por su parte, la similitud conceptual se configura por la identidad en aquello que evoca el símbolo, sea eso una idea, un valor o similares; y finalmente, ante el registro de marcas figurativas y mixtas, es necesario valorar la identidad gráfica o figurativa, la cual se verifica con la semejanza de los elementos gráficos, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 

 

Segundo presupuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios.

 

Pese a lo anterior, no es suficiente con la similitud fonética, gramatical, conceptual o gráfica para que se estructure la causal de irregistrabilidad de una marca, pues la norma dispone que a lo anterior se sume la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, sólo a partir de la cual es posible sostener la existencia de un riesgo de confusión o asociación suficiente como para impedir el registro de la marca. El primero de ellos – el riesgo de confusión – puede presentarse bajo dos modalidades; de forma directa, el cual se caracteriza por la creación del riesgo de que el consumidor adquiera determinado producto o servicio convencido de estar adquiriendo otro; y de forma indirecta, bajo el cual el consumidor atribuye a dicho producto un origen empresarial diferente al que realmente posee. Así mismo, y respecto al riesgo de asociación, es de mencionar que éste “consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas (…) y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

 

Es de resaltar que en la valoración de este presupuesto es necesario sujetarse a la regla de especialidad, según la cual el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 

 

Tanto la jurisprudencia comunitaria como la patria han señalado como criterios para determinar la existencia de una conexidad competitiva entre productos y servicios (1) la inclusión de los productos en una misma clase del Clasificación Internacional de Niza  o nomenclátor; (2) el uso de canales de comercialización similares o análogos; (3) medios de publicidad similares; (4) relación o vinculación entre los productos; (5) uso conjunto o complementario de productos; (6) partes y accesorios; (7) mismo género de los productos; (8) misma finalidad; y la (6) intercambiabilidad de los productos.

 

La teoría aplicada: Exxon Mobil Corporation vs. Superintendencia de Industria y Comercio 

 

En septiembre de 2010, Empresas Públicas de Medellín E.S.P solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de como marca del signo mixto ‘ESSA’ para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza – energía eléctrica– que son prestados por Electrificadora de Santander S. A. E.S.P., su filial. A dicha solicitud de registro se opuso Exxon Mobil Corporation, quien detenta el registro de la marcas mixtas y nominativas ‘ESSO’, bajo las cuales se identifican bienes y servicios de la misma clase – Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber y combustibles –. 

 

El trámite administrativo finalizó cuando el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial en sede de apelación dictó la Resolución N°46971 de 31 de julio de 2012, desestimando la oposición presentada y ordenando el registro de marca del signo mixto ‘ESSA’ en favor de Empresas Públicas de Medellín. Inconforme con la decisión, Exxon Mobil Corporation instauró demanda en contra de la SIC con el propósito de que se declarara relativamente nula la mencionada resolución, pues a consideración del demandante se había desconocido la causal de irregistrabilidad contenida en el literal A del Artículo 136° de la Decisión 486, toda vez que la marca de signo mixto ‘ESSA’, resulta gramaticalmente similar a las marcas mixtas y denominativas ‘ESSO’, las cuales tienen por propósito identificar bienes igualmente clasificados en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Al fallar el caso, la Sección Primera del Consejo de Estado estableció que, pese a que las marcas ‘ESSA’ y ‘ESSO’ ´presentan similitudes gramaticales y fonéticas, estas no son suficientes para generar la confusión del consumidor respecto a sus bienes y servicios. Lo anterior con base en dos argumentos que giran sobre la aplicación de la regla de especificidad: (1) ‘ESSA’ tiene por objeto la energía eléctrica, la cual no está dentro de los límites de protección contemplados en el registro de las marcas nominativa y mixta ‘ESSO’; (2) el mercado en el cual actúa el solicitante y el objetor – energía eléctrica y combustibles respectivamente – no permite que se establezca una conexidad competitiva entre los productos y servicios.

 

Para más información sobre el concepto de Marca visite https://www.sic.gov.co/node/77

2  Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Guía de Marcas (http://www.ccsurortolima.org.co/media/static/cae/guia_marcas.pdf)

3 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 del 19 de setiembre del 2000 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 25 de julio de 2016 dentro del Proceso 541-IP-2015. C.P. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

6 Consejo de Estado. Sentencia del 26 de junio de 2020.

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