Autor: Gabriel Tosse – Abogado Junior
¿Puede la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado constituir una infracción marcaría? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha abordado esta cuestión crucial a través de varias interpretaciones prejudiciales, específicamente en los procesos 237-IP-2021 y proceso 243-IP-2022. En OCH Group, analizamos estas interpretaciones, explorando los fundamentos legales y las implicaciones prácticas tanto para los titulares de marcas como para los terceros.
1. Interpretación prejudicial: proceso 237-IP-2021
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 237-IP-2021, solicitado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, se centra en determinar si la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado por el titular puede constituir una infracción marcaría, algunos aspectos clave de la interpretación:
- Libertad de expresión: el Tribunal reconoce que los consumidores tienen el derecho a expresar sus quejas y reclamos sobre productos y servicios, lo cual forma parte de su libertad de expresión. Este derecho se puede ejercer a través de canales formales e informales sin que constituya una infracción marcaria.
- Uso no comercial: la utilización de una marca en contextos no comerciales, como críticas o parodias, generalmente no se considera una infracción, siempre y cuando no cause un daño injusto o diluya la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida.
- Protección de marcas notorias: para las marcas notoriamente conocidas, el uso público no comercial puede ser objeto de prohibición si se demuestra que dicho uso causa un daño significativo y no justificado al titular de la marca, afectando su distintividad o valor comercial.
2. Normativa clave
La Decisión 486, que regula el régimen común sobre propiedad industrial en la Comunidad Andina, establece diversas disposiciones relativas a la protección de signos distintivos. En particular, los artículos 155 y 238 son cruciales para entender el alcance de los derechos del titular de una marca y las posibles infracciones por terceros.
- Artículo 155: Este artículo especifica que «el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento» ciertos actos, incluyendo «usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio» .
- Artículo 238: Este artículo señala que «el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho».
3. Protección general de las marcas
La protección de las marcas, en general, está enfocada en evitar el uso comercial no autorizado que pueda causar confusión entre los consumidores o asociarse de manera indebida con el titular de la marca. Sin embargo, la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado generalmente no constituye una infracción marcaría, ya que no implica un aprovechamiento comercial directo del signo.
4. Marcas notoriamente conocidas: excepción y protección especial
Las marcas notoriamente conocidas tienen un nivel de protección más elevado debido a su reconocimiento y valor en el mercado. El literal f) del artículo 155 de la Decisión 486 establece que incluso el uso no comercial de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida puede constituir una infracción si dicho uso puede causar una dilución de la fuerza distintiva, del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
4.1. Condiciones específicas para las marcas notoriamente conocidas
Para aplicar el literal f) del artículo 155 de la Decisión 486, se debe verificar alguna de las hipótesis planteadas por el literal b) del artículo 226, es decir, que exista o pueda existir un daño económico o comercial injusto, asociándose esto a una posible dilución de la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario de la marca.
Para que el titular de una marca notoria tenga el derecho de prohibir el uso público de su marca por parte de un tercero, que realice ese uso fuera del comercio, se deben dar cuatro condiciones esenciales:
- Actos de uso público: un tercero debe realizar actos de uso público de la marca notoria, que sean ajenos al uso comercial de la marca notoria.
- Daño a la marca notoria: ese uso público debe ocasionar un daño a la marca notoria, que se concrete en la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Esta afectación debe estar referida a la distintividad (intrínseca o extrínseca), o notoriedad, de la marca en el comercio, que no es lo mismo que la imagen.
- Daño real y objetivo: ese daño debe ser real, objetivo, concreto, no una percepción subjetiva. Sin daño no existe infracción. El daño debe acreditarse, no se presume.
- Daño injusto: el daño que pudiera darse debe ser injusto, es decir, las acciones de uso público de la marca notoria por parte del tercero deben ser contrarias a la norma jurídica. Si el tercero usa la marca, o se refiere a ella públicamente, en un acto o actos que implican el ejercicio de un derecho, no existe un daño injusto, aunque objetivamente exista alguna dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario.
Por ejemplo, si el tercero en ejercicio de su derecho a la tutela jurídica inicia un proceso judicial que tiene trascendencia noticiosa, y en ese contexto se usa o se refiere públicamente a la marca notoria, y producto de esa situación se advierte alguna dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario, esa situación no constituiría una infracción de marca, por lo que su titular no podría reclamarla como tal. Tampoco hay daño injusto si el tercero usa, se refiere públicamente a la marca notoria en el ejercicio del derecho a la libre expresión, pues las marcas no están exentas de ser criticadas o elogiadas, que las personas expresen mensajes positivos o negativos respecto de ellas.
En resumen, no hay uso a título de marca, y menos infracción marcaría, cuando los ciudadanos se refieren a ella, o a un nombre comercial, en ejercicio de su libertad de expresión, su derecho de petición, su derecho a la protesta (pacífica), su derecho al reclamo.
5. Interpretación prejudicial: proceso 243-IP-2022
La Sentencia de interpretación prejudicial del proceso 243-IP-2022 toca unos temas parecidos a los ya mencionados, establece que las expresiones públicas de un usuario o consumidor respecto de una marca notoriamente conocida sin autorización del titular de la marca no constituyen por sí solas una infracción marcaría. La sentencia expresa:
«… Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho a formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la prestación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.
… Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc.
… Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.
6. Conclusiones
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 237-IP-2021 establece que, en general, la utilización no comercial de una marca por parte de un tercero no autorizado no constituye una infracción marcaria, salvo en casos específicos de marcas notoriamente conocidas. Estas marcas tienen un nivel de protección más elevado y el uso no comercial puede considerarse una infracción si causa un daño significativo e injustificado a la distintividad o al valor comercial de la marca. La sentencia del proceso 243-IP-2022 refuerza esta visión, destacando que las quejas y expresiones de insatisfacción de los consumidores sobre productos y servicios no constituyen infracciones marcarías.
En OCH Group, reconocemos la importancia de estas interpretaciones para equilibrar los derechos de los titulares de marcas con la libertad de expresión y el uso legítimo de signos distintivos. Si necesita asesoría especializada para proteger sus derechos marcarios o resolver conflictos, no dude en contactarnos. En OCH Group, estamos comprometidos a ofrecerle soluciones efectivas y personalizadas.
