Autor: Gabriel Tosse – Abogado Jr
El reciente conflicto entre Crocs Inc. y Evacol S.A.S. pone en evidencia las complejidades de la propiedad industrial y la protección de marcas tridimensionales. ¿Qué llevó a estas dos empresas a enfrentarse en los tribunales? ¿Cuáles fueron las implicaciones de su conflicto y cómo se resolvió finalmente? En este blog de OCH Group, exploraremos los detalles de este caso, desde las acusaciones iniciales hasta la decisión final del tribunal, y analizaremos por qué es crucial entender las implicaciones legales de la protección de marcas tridimensionales y la importancia de la coexistencia pacífica en el mercado.
1. El Conflicto: Crocs Inc. vs. Evacol S.A.S.
El 21 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. resolvió un recurso de apelación interpuesto por Evacol S.A.S. contra la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que había fallado a favor de Crocs Inc. Crocs Inc. demandó a Evacol S.A.S. alegando que la comercialización de los zuecos identificados como ZUECO 084, ZUECO 078 y ZUECO 078-7 infringía su marca tridimensional registrada con el certificado No. 534245, destinada a identificar productos de la clase 25 internacional.
Crocs Inc. solicitó que se ordenara a Evacol S.A.S. cesar el uso de la marca tridimensional, retirar los productos infractores de los puntos de venta, destruir los moldes utilizados para su fabricación y pagar una indemnización por los daños causados. La SIC falló a favor de Crocs Inc., encontrando que los productos de Evacol eran confundiblemente similares a los de Crocs y ordenó las medidas solicitadas, incluyendo el pago de perjuicios y costos procesales.
Desarrollo del Proceso Judicial
Evacol S.A.S. apeló la decisión, argumentando que sus productos habían sido comercializados antes del registro de la marca tridimensional de Crocs Inc. Además, Evacol afirmó que los diseños en cuestión eran comunes en el mercado y no podían ser considerados exclusivos de Crocs. En el proceso de apelación, el tribunal analizó la validez de estos argumentos y la naturaleza de la protección otorgada a la marca tridimensional.
Aunque se acreditó que, desde antes del registro de la marca, Evacol comercializó las referencias mencionadas, el derecho al uso exclusivo se obtenía solo por el registro, según el artículo 154 de la normativa vigente. La confusión que debía evaluarse no provenía del mercado, sino de la similitud evidente entre los productos. La exclusividad de la actora no recaía sobre aspectos funcionales del producto, sino sobre su conjunto, que se protege como un todo.
El tribunal concluyó que la similitud entre los productos de Evacol y los de Crocs era alta y podía generar confusión entre los consumidores. Sin embargo, también consideró si había existido una coexistencia pacífica y cuáles eran los elementos necesarios para establecerla.
Coexistencia Pacífica en el Mercado
Para determinar si había existido una coexistencia pacífica, el tribunal evaluó dos aspectos clave:
- Existencia de Coexistencia Pacífica: Se analizó si los productos coexistieron pacíficamente en el mercado sin que hubiese problemas de confusión. En este caso, se demostró que Crocs Inc. comercializaba su calzado desde 2010 y que Evacol S.A.S. producía y comercializaba sus zuecos desde 2012 y 2013, respectivamente. La coexistencia fue pacífica hasta el 11 de julio de 2016, cuando Crocs Inc. presentó su reclamo privado a Evacol S.A.S. Este periodo se consideró razonable para que los consumidores percibieran la presencia de ambas marcas sin confusión.
- Elementos Complementarios: En caso de una coexistencia pacífica, se examinó si existían otros elementos que eliminaban cualquier riesgo de confusión o asociación en el consumidor, tales como signos denominativos o gráficos que acompañaran a los productos en cuestión. En este caso, el estudio realizado por Precisa Marca Tu Mercado S.A.S. demostró que, aunque los consumidores percibían similitudes entre los productos, también podían diferenciarlos por el logotipo, la calidad y el precio. Los signos denominativos y gráficos, como el logo de «Evacol» y «Crocs», ayudaban a los consumidores a identificar correctamente la procedencia de los productos.
Riesgo de Confusión y Asociación
El tribunal también evaluó el riesgo de confusión y asociación entre las marcas. Se estableció que:
- Riesgo de Confusión Directo: Los consumidores podrían creer que están adquiriendo un producto de Crocs cuando en realidad es de Evacol, debido a la similitud de los diseños.
- Riesgo de Confusión Indirecto: Los consumidores podrían atribuir erróneamente un origen empresarial común a ambos productos.
- Riesgo de Asociación: Aunque los consumidores diferenciaran las marcas, podrían pensar que existe una relación o vinculación económica entre Crocs y Evacol.
El tribunal utilizó un estudio de mercado para determinar estos riesgos. El estudio mostró que aunque los consumidores percibían similitudes entre los productos, también podían diferenciarlos por el logotipo, la calidad y el precio. Los signos denominativos y gráficos, como el logo de «Evacol» y «Crocs», ayudaban a los consumidores a identificar correctamente la procedencia de los productos.
El tribunal determinó que, dado que existía una coexistencia pacífica entre las marcas antes de la presentación del reclamo y que los signos denominativos y gráficos complementarios eran suficientes para eliminar el riesgo de confusión o asociación, no se configuraba una infracción marcaria. En consecuencia, el tribunal revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de Crocs Inc.
2. Conclusión
Este conflicto ilustra las complejidades de la protección de marcas tridimensionales y la importancia de la diligencia en la defensa de los derechos de propiedad industrial. La falta de una coexistencia pacífica formalizada resalta la necesidad de una vigilancia constante y una acción oportuna para proteger los derechos de marca. Si necesitas asesoramiento en propiedad industrial o tienes un conflicto similar, en OCH Group estamos aquí para ayudarte. Contáctanos hoy y descubre cómo podemos proteger tus intereses comerciales de manera efectiva.
Fuentes:
- https://www.sic.gov.co/Superindustria-prohibe-a-EVACOL-S.A.S-comercializacion-de-tres-referencias-de-zapatos-tipo-zueco-registrados-como-marca-tridimensional-por-CROCS-INC
- https://agoramercatorum.uexternado.edu.co/crocs-y-evacol-la-historia-continua/
- https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/asi-fue-el-pleito-judicial-que-evacol-le-gano-a-crocs-por-sus-conocidos-zuecos-de-goma-3837479
- Tribunal superior de distrito judicial de Bogotá, sala civil, veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Rad. 01 2016 30917 04
