Autor: Ana María Ceballos Álvarez – Abogada Junior
Introducción
La empresa Frisby S.A. BIC, conocida por su popular pollo frito en Colombia, registró en 2005 su marca figurativa “Frisby” en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), obteniendo así protección en los 27 países miembros a través del sistema de Marca de la Unión Europea (MUE). Sin embargo, esta protección enfrenta actualmente una amenaza de cancelación por falta de uso efectivo dentro del territorio europeo.
Tabla 1. Línea de tiempo.
*Este registro otorga protección en todos los países miembros de la UE, sin necesidad de registros individuales por país. Cabe recordar que el registro de una MUE tiene una vigencia de 10 años y puede renovarse indefinidamente, al igual que en países de la Comunidad Andina (como Colombia).
Este escenario ha alimentado una serie de interpretaciones y percepciones erróneas que es importante aclarar.
- “Frisby España está copiando ilegalmente a Frisby Colombia”
Es fundamental entender las diferencias entre los tipos de marcas y cómo se analizan legalmente.
Al respecto, es importante resaltar que, en Europa, a diferencia de lo que sucede en Colombia, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sólo evalúa causales objetivas de irregistrabilidad, tales como la falta de carácter distintivo, la descripción directa del producto o servicio, o el uso de términos genéricos o engañosos. Por ejemplo, la EUIPO denegaría el registro de una marca como “Fresh Milk” para productos lácteos, por ser descriptiva y no distintiva, o de “Best Phone” para teléfonos móviles, por constituir una expresión laudatoria carente de carácter distintivo. Sin embargo, no analiza de oficio los derechos anteriores de terceros, como marcas previamente registradas o nombres comerciales, lo cual queda a cargo de los titulares afectados mediante la presentación de oposiciones. Esto contrasta con el sistema colombiano, donde la Superintendencia de Industria y Comercio sí realiza un examen de fondo que incluye el análisis de anterioridades para evitar conflictos con derechos previamente adquiridos.
En este caso, “Frisby” registrada por Frisby S.A. BIC (Colombia), es una marca figurativa, lo que significa que su protección se basa en elementos gráficos, como formas, colores, logotipos y composición visual. Por su parte, la marca “Frisby” registrada por la empresa española es una marca nominativa o denominativa, compuesta únicamente por el nombre, sin elementos visuales distintivos.
Aunque ambas marcas utilizan el término “Frisby”, esta diferencia en su configuración legal es clave en cualquier análisis de similitud marcaria a la hora de evaluar posibles conflictos o riesgos de confusión.
Por su parte, la EUIPO concedió el registro de la marca “Frisby” a la empresa española mediante un trámite ordinario de propiedad intelectual en la Unión Europea. Esto significa que la marca fue evaluada y aprobada conforme a los procedimientos legales establecidos.
Más allá de si este resultado puede parecer justo o no desde una perspectiva ética o comercial, lo cierto es que el registro se realizó dentro del marco legal vigente para los países miembros de la Unión Europea.
- “Frisby Colombia perderá automáticamente su registro”
No necesariamente. Es importante aclarar que, hasta la fecha, la EUIPO no ha emitido una resolución definitiva de cancelación sobre la marca figurativa “Frisby”.
A fecha de publicación, la EUIPO ha admitido la solicitud de cancelación, al verificar que cumple con los requisitos formales mínimos para el estudio de esta. Sin embargo, se resalta, aún no se ha tomado ninguna decisión de fondo sobre el caso.
Además, Frisby S.A. BIC tiene plazo hasta el 17 de julio de 2025 para presentar sus argumentos y pruebas dentro del proceso, como ocurre en cualquier procedimiento legal de este tipo.
Independientemente del resultado final ante la EUIPO, es fundamental entender que una eventual cancelación solo tendría efectos dentro del territorio de la Unión Europea. El derecho exclusivo que actualmente ostenta Frisby S.A. BIC sobre su marca en Colombia y en otros países fuera de la UE no se vería afectado, ya que la protección marcaria es territorial.
No obstante, para los empresarios con visión de expansión internacional, esta situación representa una alerta. ¿Cómo evitar que tu marca quede vulnerable en mercados extranjeros? Aquí algunas recomendaciones clave:
- Define tu plan de expansión
Antes de registrar una marca internacionalmente, evalúa si realmente planeas operar o comercializar en otros países. En jurisdicciones como la UE o EE. UU., el uso efectivo y continuo es requisito para mantener la protección de marca, a diferencia de Colombia.
- Registra tu marca en Colombia
El primer paso es proteger tu marca a nivel nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este registro no solo otorga derechos exclusivos sobre la marca en Colombia, sino que también fortalece su posición frente a posibles oposiciones o conflictos legales. Una vez obtenida la protección nacional, el titular puede evaluar estrategias de internacionalización, como el Sistema de Madrid, que facilita el registro en múltiples países con un solo trámite.
- Utiliza el Sistema de Madrid para protección multipaís
Este sistema, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite registrar tu marca en más de 110 países mediante una única solicitud. Sus principales ventajas son (1) la reducción de costos legales, (2) la simplificación de procesos y (3) permite al titular añadir nuevos territorios a su registro internacional ya existente.
- Registra directamente en países estratégicos
Si tienes un interés específico en mercados como EE. UU., México o Brasil, puedes registrar directamente ante las autoridades locales (USPTO, EUIPO, etc.). Aunque en la mayoría de los casos requiere aliados, esto puede ofrecer mayor control sobre tus procesos de registro.
La MUE permite proteger tu marca en los 27 países de la UE con una sola solicitud ante la EUIPO, lo que es ideal para marcas con proyección europea.
- Ten presencia digital
Aunque no reemplaza el registro, asegurar tus dominios web (vg. .com, .co, .eu, etc.) y nombres de usuario en redes sociales es esencial para construir y proteger tu identidad a nivel global.
Finalmente, como parte de las buenas prácticas para asegurar tu marca en el exterior siempre debes:
- Realizar una búsqueda de antecedentes antes de registrar.
- Definir en qué clases de Niza registrarás tu marca (clasificación internacional de productos y servicios).
- Vigilar constantemente tu marca para detectar posibles infracciones.
- Asesorarte de especialistas en propiedad intelectual, como OCH GROUP.
La propiedad intelectual es un activo estratégico que puede abrir —o cerrar— puertas en los mercados internacionales. No gestionarla adecuadamente puede costarte dinero, reputación y oportunidades.
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Fuentes:
- Expediente N° 003635893 de la EUIPO.
- Expediente N° 003635943 de la EUIPO.
- Expediente N° 019074115 de la EUIPO.
