Autor: Gabriel Tosse – Abogado Junior
¿Cómo se protegen las marcas frente a la posibilidad de confusión en el mercado? En el reciente caso entre «Cacao Kingdom» y «Chocolate El Rey», la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló inicialmente a favor de «Chocolate El Rey», destacando la posible confusión debido a la similitud conceptual y fonética. En OCH Group, analizamos esta sentencia del Consejo de Estado para explorar cómo se evalúa la percepción del consumidor y qué implica para la protección de marcas en un mercado competitivo.
- Introducción al caso
La disputa comenzó cuando Cacao Kingdom S.A.S. presentó una solicitud para registrar su marca «Cacao Kingdom» para productos como cacao, chocolate y sus derivados, dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la solicitud encontró oposición por parte de la Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., que ya tenía registrada la marca «Chocolate El Rey» para productos similares.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló inicialmente en contra de Cacao Kingdom, argumentando que existía un alto riesgo de confusión debido a la similitud conceptual y fonética entre las marcas, a pesar de las diferencias ortográficas y visuales. Este fallo subrayó la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial y garantizar que los consumidores no sean inducidos a error al identificar un producto.
- Desarrollo del proceso
Cacao Kingdom defendió su solicitud de registro, argumentando que las palabras «Cacao» y «Chocolate» no son confundibles debido a sus diferencias lingüísticas y de significado. Además, sostuvieron que «Kingdom» es una expresión de fantasía que no debería confundirse con «El Rey». Sin embargo, la SIC, apoyada por la oposición de la Fábrica de Especias y Productos El Rey, consideró que, aunque «Cacao» y «Chocolate» son productos relacionados, la combinación de términos como «Kingdom» y «El Rey» podría inducir a error, dado que ambos evocan imágenes de realeza y podrían pertenecer a una misma familia de marcas.
La controversia se centró en si el público podría asociar los productos de Cacao Kingdom con los de Chocolate El Rey debido a la similitud conceptual entre las palabras «Kingdom» y «El Rey». Esta percepción es crítica cuando se trata de proteger la identidad de una marca en el mercado. Finalmente, el caso llegó al Consejo de Estado para decidir si el fallo de la SIC debía mantenerse.
- Análisis de la sentencia
El Consejo de Estado destacó la importancia de evaluar la distintividad y la posibilidad de confusión entre las marcas involucradas. Aunque la defensa de Cacao Kingdom subrayó que «Chocolate» es una palabra genérica en la Clase 30 y, por lo tanto, no debería ser exclusiva de ninguna marca, el tribunal enfatizó que la percepción del consumidor es clave para determinar la posibilidad de confusión.
El concepto de “familia de marcas” también jugó un papel crucial en la defensa de «Chocolate El Rey». Se argumentó que «El Rey» es parte de una serie de marcas que comparten un elemento distintivo común, lo que refuerza su reconocimiento en el mercado. La existencia de una familia de marcas puede fortalecer el argumento de que un nuevo signo pueda causar confusión al ser percibido como parte de esa familia, en lugar de una marca independiente.
Finalmente, el Consejo de Estado determinó que no existía un riesgo suficiente de confusión fonética o conceptual que justificara la denegación del registro de «Cacao Kingdom». En la sentencia se concluyó que las diferencias estructurales y conceptuales entre las marcas eran suficientes para evitar confusión en el consumidor. Esto establece un precedente importante sobre cómo se evalúan los signos distintivos en contextos marcarios disputados.
- Figuras jurídicas en la sentencia
Para entender mejor la sentencia, es fundamental desglosar algunas figuras jurídicas mencionadas en el caso, como las denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común, ya que estas desempeñan un papel vital en el análisis de la registrabilidad de las marcas.
4.1 Denominaciones descriptivas
Las denominaciones descriptivas son aquellas palabras o expresiones que describen directamente una característica, cualidad, función o propósito del producto o servicio. No son inherentemente distintivas y, por lo tanto, suelen enfrentar dificultades para ser registradas como marcas a menos que adquieran un significado secundario a través del uso extenso y reconocido en el mercado.
Un ejemplo típico es el intento de registrar «Crema Hidratante» para una loción, ya que describe directamente la función del producto: hidratar.
Las marcas que consisten únicamente en denominaciones descriptivas suelen ser rechazadas para el registro porque no distinguen suficientemente el producto de otros similares en el mercado. Sin embargo, en algunos casos, si una denominación descriptiva adquiere un significado secundario asociado con una fuente particular debido a su uso extenso y reconocido, puede calificar para el registro. Este proceso se conoce como adquisición de distintividad o secondary meaning.
Para que una marca logre adquirir distintividad, es fundamental que el empresario demuestre que el uso del signo ha sido intenso y sostenido a lo largo del tiempo. Este uso debe ser tal que el público consumidor comience a identificar el signo no solo con el producto o servicio en general, sino específicamente con el origen empresarial del solicitante de la marca.
La adquisición de distintividad es particularmente relevante en contextos donde las marcas compiten en sectores con terminología común o genérica. Permite que términos inicialmente descriptivos o genéricos obtengan protección legal al demostrar que han alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento y asociación con una empresa específica.
4.2 Denominaciones genéricas
Las denominaciones genéricas son términos que se utilizan comúnmente para referirse a la categoría general de un bien o servicio y, por ende, no pueden ser registrados como marcas. Estas denominaciones no distinguen los productos o servicios de una empresa de los de otra y son necesarias para que todos los competidores puedan describir sus productos de manera precisa.
El término «Computadora» para una marca de ordenadores es genérico, ya que simplemente describe una categoría de productos.
Las denominaciones genéricas no son elegibles para el registro bajo ninguna circunstancia, ya que privarían a otros de usar palabras comunes para describir productos similares. Incluso una marca registrada puede perder su protección si se convierte en el término genérico para referirse a una categoría de productos. Por ejemplo, «Aspirina» y «Celofán» fueron marcas que han perdieron su estatus distintivo debido al uso genérico de las mismas.
4.3 Denominaciones de uso común
Las denominaciones de uso común son términos que, aunque podrían haber sido distintivos en algún momento, se han generalizado en un sector o industria para referirse a características comunes de un producto o servicio.
Un término como «Láser», que una vez pudo haber sido una marca, ahora es de uso común para referirse a dispositivos que emiten un rayo concentrado de luz.
Aunque estos términos pueden formar parte de una marca registrada, no pueden ser monopolizados por una empresa para evitar el uso por parte de competidores. Las denominaciones de uso común pueden ser registrables si forman parte de una marca más compleja que incluye otros elementos distintivos, pero el término en sí no otorga exclusividad.
- Relevancia en el caso «Cacao Kingdom» vs. «Chocolate El Rey»
En el contexto del caso entre «Cacao Kingdom» y «Chocolate El Rey», estas figuras jurídicas fueron fundamentales para la decisión. La palabra «Chocolate» fue considerada una denominación genérica y descriptiva, ya que describe directamente el producto y no proporciona distintividad por sí misma. De igual manera, «Cacao» fue señalado como un término de uso común en la industria del chocolate, lo que implica que no puede ser apropiado exclusivamente por una sola entidad. Por su parte, la palabra «Kingdom» fue analizada en su capacidad de añadir una distintividad necesaria al signo propuesto por Cacao Kingdom, siendo considerada un término de fantasía.
El Tribunal Andino de Justicia define los signos de fantasía como palabras creadas que pueden no tener significado inherente pero que evocan una idea o concepto. Son altamente distintivos, incluyendo términos con significado propio que no describen las propiedades del producto. Su principal característica es la capacidad de formar combinaciones originales y únicas. En el caso de «Cacao Kingdom», el término «Kingdom» no describe el chocolate, pero añade originalidad y distintividad, diferenciando la marca en el mercado
Los términos de fantasía como «Kingdom» ayudan a establecer una asociación clara entre la marca y sus productos, facilitando que los consumidores identifiquen su origen empresarial. Estos términos ofrecen mayor protección legal y reducen la confusión con otras marcas. En el mercado del chocolate, usar un término de fantasía en «Cacao Kingdom» es crucial para su estrategia de branding, proporcionando distintividad que protege legalmente la marca y la hace más memorable para los consumidores.
- Conclusión
La decisión del Consejo de Estado en el caso «Cacao Kingdom» vs. «Chocolate El Rey» destaca la importancia de evaluar la distintividad y el riesgo de confusión entre marcas, considerando elementos lingüísticos y la percepción del consumidor. Este caso subraya la relevancia de las familias de marcas para proteger la identidad de marca. En OCH Group, ayudamos a las empresas a proteger y fortalecer sus marcas, asegurando que sean distintivas y sostenibles en un mercado competitivo y en constante evolución.
Fuente:
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. (2024, 30 de mayo). Sentencia de única instancia No. 11001-03-24-000-2021-00145-00.
