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Aproximación conceptual a los contratos de licenciamiento de la propiedad intelectual

OCH Blog Aproximación conceptual a los contratos de licenciamiento de la propiedad intelectual

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La facultad de licenciar la propiedad intelectual es una de las grandes modalidades a través de las cuales se explota comercialmente la obra o creación protegida, y consiste en la autorización que otorga el titular del derecho patrimonial a un tercero para que ejecute los actos comprendidos en la forma de utilización autorizada por el titular.

Autor: Andrés Choachí Jaramillo – Abogado Junior – e-mail: [email protected]

En el contexto de la sociedad de la información, los derechos sobre la propiedad intelectual se erigen no sólo como un activo que incrementa el patrimonio de su titular, sino como bienes susceptibles de ser explotados en beneficio del autor/creador o de terceros. 

 

Con la confección de una marca como signo distintivo, el desarrollo de un software o la producción académica de un artículo científico, nacen para el autor y/o creador ciertos derechos de carácter patrimonial, los cuales otorgan al titular las prerrogativas exclusivas de explotación, reproducción, comunicación pública, transformación y adaptación – según el régimen de protección aplicable –, las cuales le permiten ejecutar amplios actos de explotación para obtener beneficios económicos derivados de su producción intelectual.  

 

No obstante, el ordenamiento jurídico no impone al titular del derecho patrimonial la obligación de ejecutar actos de explotación por sí mismo, así como tampoco le prohíbe ejercitar las facultades propias que todo titular de un derecho patrimonial detenta. Así las cosas, téngase que los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual – sea esta una obra protegida o una creación – son auténticas prerrogativas de contenido patrimonial, susceptibles de incorporarse al patrimonio del titular, así como de ser enajenados, transmitidos, gravados o licenciados en favor de un tercero. 

 

La facultad de licenciar la propiedad intelectual es una de las grandes modalidades a través de las cuales se explota comercialmente la obra o creación protegida, y consiste en la autorización que otorga el titular del derecho patrimonial a un tercero para que ejecute los actos comprendidos en la forma de utilización autorizada por el titular. Dichas autorizaciones se materializan en lo que la doctrina patria ha denominado contratos de licenciamiento, también nombrados en otras latitudes como acuerdos de licencia o términos de licenciamiento.

Siendo éste un tema tan amplio como la variedad de objetos de protección del régimen de propiedad intelectual, en el presente artículo centraremos la atención en realizar una aproximación general a la figura del contrato de licenciamiento, dejando para posteriores oportunidades la precisión sobre las variaciones que la figura comporta en atención al objeto contractual.

 

¿Qué es un licenciamiento?

 

De conformidad a la definición que sobre el término ofrece la Real Academia Española, licenciamiento corresponde a la «acción y efecto de licenciar», lo cual atañe a «dar permiso o licencia». En este sentido, el licenciamiento de la propiedad intelectual corresponde al acto jurídico por medio del cual el autor, creador o titular de los derechos patrimoniales sobre la obra y/o creación protegida otorga a un tercero un permiso en determinada forma de utilización, la cual comprende actos concretos que recaen sobre la obra o creación protegida. Sentado este esbozo conceptual, resulta relevante hacer las siguientes precisiones.

 

Primero. El contrato de licenciamiento es un contrato innominado en la legislación comercial y civil, pues la normatividad no consagra los elementos naturales y esenciales del acto, es decir, no se encuentra regulado en su forma y contenido por la Ley. Ello comporta un máximo de libertad contractual entre las partes que intervienen en el acto de licenciamiento – el titular del derecho denominado licenciante y el tercero interesado, quien recibe la denominación de licenciatario –, facultándoles para fijar a su discreción la forma de remuneración o contraprestación, la duración y vigencia, la exclusividad del permiso, las obligaciones de cada parte, el alcance del permiso y demás condiciones negociales relevantes, siempre que las mismas no sean contrarias a derecho.

 

Segundo, y en relación con lo anterior. El que el licenciamiento sea un contrato innominado en la legislación no lo convierte automáticamente en un contrato atípico, puesto que el mismo ordenamiento ha dispuesto de ciertas cargas y reglas en atención al objeto contractual, como por ejemplo la obligación establecida en el Estatuto Tributario de registrar ante la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN – aquellos contratos de licenciamiento que impliquen importación de tecnología por los cuales se efectúen pagos hacia el exterior . 

 

Tercero. La forma de utilización – o en otros términos el alcance del permiso o licencia – es expresa y limitada a los términos en los que se confiere. Dicha particularidad proviene – en lo que respecta a obras protegidas por el derecho de autor – del Artículo 77º de la Ley 23 de 1982, el cual consagra que «Las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás». Así las cosas, no le es permitido al licenciatario hacer uso de la propiedad intelectual por fuera de los términos en los cuales se le fue otorgado dicho permiso, siendo responsable el licenciatario por los eventuales perjuicios que el uso extralimitado pueda causar al autor y/o creador. 

 

Cuarto. Son una tipología contractual tan amplia como la variedad de objetos de protección del régimen de propiedad intelectual, pues a través de ellos no solo se otorgan permisos de uso sobre obras y creaciones protegidas por el régimen de propiedad intelectual, sino también se autoriza la comercialización, el desarrollo o la adaptación de objetos protegidos.

 

Diferencias del Licenciamiento y la cesión.

Como se dijo anteriormente, los derechos patrimoniales que el régimen de propiedad intelectual confiere al creador de la obra o creación son auténticas prerrogativas de carácter patrimonial susceptibles de ser gravadas y enajenadas, puesto que la ley no impone restricción alguna en cuanto a trasladar dichos derechos a terceros. Habido ello, resulta relevante diferenciar la venta de los derechos patrimoniales del licenciamiento de estos, puesto que entre ambos actos existen diferencias sustanciales sobre los efectos jurídicos que se proyectan sobre las partes. Veamos. 

La venta de derechos patrimoniales de autor corresponde a una operación jurídica en donde se trasladan uno o varios derechos patrimoniales desde el autor y/o creador hacia un tercero. Dicha operación se concreta a través de la figura de la cesión de derechos patrimoniales, cuyos efectos jurídicos son la transición de la titularidad sobre los mismos: El derecho se extingue en el patrimonio del creador – denominado cedente – y se incorpora al patrimonio del tercero – en calidad de cesionario –, siendo este último quien podrá ejercitar dichos derechos a partir del perfeccionamiento del acto. Al respecto resulta valioso precisar que, en el escenario de los derechos de autor, sólo es posible ceder los derechos de carácter patrimonial, puesto que los morales – por mandato legal – no son transmisibles y estarán en cabeza del autor mientras este subsista.

 

Por su parte, el licenciamiento implica la mera autorización de realizar determinados actos sobre la propiedad intelectual, sin que por ello se transmitan derechos patrimoniales al licenciatario. Así las cosas, pese a que el licenciatario ejecute actos de comercialización, exploración, e inclusive de sublicenciamiento, los derechos patrimoniales continuarán en cabeza del licenciante, por lo tanto, se reputarán incorporados a su patrimonio. En otras palabras, el licenciamiento permite al creador de la obra o creación protegida poner a disposición del mercado su obra a través de terceros, sin ceder los derechos patrimoniales derivados del trabajo intelectual.

Fuentes:

Bleda Navarro, Gonzalo Manuel, (2018) Guía para la redacción y negociación de contratos de Software. Centro de Mediación y Arbitrio de la OMPI. 

2 Principales cláusulas del contrato de licencia: Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia : UPV  http://www.upv.es/entidades/I2T/info/902012normalc.html

3 Gestión de Contratos de licenciamiento y comercialización –Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado  http://www.investigacion.uson.mx/?p=121 

4 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor

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